我所代理第9624708号42类evernote异议复审答辩商标获商评委支持

商评(2014)第0000100734号

申请人(原异议人):XXXXXXXX

委托代理人:XXXXXXXXX

被申请人(原被异议人):上海柏君信息技术有限公司

委托代理人:上海立东品牌策划事务所(普通合伙)

    申请人因第9624708号“Evernote”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局（2013）商标异字第0000023924号裁定，于2013年8月28日向我委申请复审。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议租依法进行了审理，现已审理终结。

    申请人复议的主要理由：一，被异议商标与申请人在先注册的国际商标第1014332号“EVERNOTE"商标（以下称引证商标）构成使用在类似商品或服务上的相同商标。二、申请人的“EverNote”商标在中国已经具有一定的知名度，被异议商标是对申请人在先使用商标的恶意摹仿和抢注。三、“evernote”是申请人的商号，被异议商标侵权了申请人的先商号权。综上，申请人请求依据修改前的《中华人民共和国商标法》（以下称修改前《商标法》）第九条、第二十八条、第三十一条的规定，不予核准被异议商标注册。

   申请人向我委提交了以下主要证据：

    1、关于申请人“EVERNOTE"品牌产品在苹果应用商店和谷歌应用商店上线销售的相关报道；

    2、申请人与相关互联网公司往来的邮件资料；

    3、申请人相关融资、官方年度总结、创始人相关报道；

    4、新浪微博上以“EVERNOTE"为关键词进行搜索的结果；

    以下为光盘资料：

    5、申请人在2006年至2011年期间在中国各大媒体上发布的部分宣传报道；

    6、相关网络搜索结果；

    7、被申请人的注册信息及其所申请商标的记录。

    8、关于“makerbot”、“evernote”、“textfree”和“TUlalip”等品牌的介绍。

   被申请人答辩的主要理由：一、被申请人商标与申请人商标的类别不一样，被异议商标未违反修改前《商标法》第二十八条之规定。二、被异议商标并非对申请人商标的恶意摹仿和抢注。三、申请人商号是在申请人的企业注册国美国境内形成的，而不是在中国境内形成的，被申请人未侵犯申请人的商号权。综上，被异议商标的注册未违反《商标法》有关规定，被申请人请求核准被异议商标的注册。

   被申请人向我委提交了以下主要证据；被申请人商标申请信息。

   经审理查明：

   1.被异议商标由被申请人于2011年6月21日向商标局申请注册，在第42类“服装设计”等服务上获准初步审定。

 2.在被异议商标申请日前，引证商标在中国获准领土延伸保护，核定使用在第9类“用于对多样性的计算机和网络平台上的任何数量的打字的和手写或者图形标记或剪辑进行获取、组织、搜索、储存、同步化处理、识别、共享以及传输的计算机程序”商品上，专用期至2019年8月14日。

 以上事实由商标档案予以佐证。

   我委认为，根据《商标评审规则》第五十七条第二款的规定，对于当事人不服商标局做出的异议裁定在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后，（含5月1日）审理的案件，当事人提出异议和复审的主体资格适用修改前的商标法，其他程序问题和实体问题适用于修改后的商标法。

  《商标法》第九条系原则性规定，其内容已体现于《商标法》其他条款中。《巴黎公约》的相关规定已体现于《商标法》的相关条款中。根据当事人提出的事实与理由，本案焦点问题在于：一、被异议商标与引证商标是否构成修改后的《商标法》第三十条所规定的使用在同一种或类似服务上的近似商标。二、被异议商标的申请注册是否违反修改后的《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”中的商号权的规定。三、被异议商标的申请注册是否违反修改后《商标法》第三十二条"不得损害他人在先有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"规定。

  关于焦点问题一，我委认为，本案中，被异议商标指定使用的服务与引证商标核定使用的商品不属于类似服务，两商标共存于市场，不易使相关公众对服务来源产生混淆和误认。因此，被异议商标与引证商标未构成修改后《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似服务上的近似商标。

  关于焦点问题二，我委认为，修改后《商标法》第三十二规定了对在先商号权的保护，原则上限于同行业内。本案中被异议商标指定使用的“服装设计”等服务与申请人经营商品所属行业跨度较大。且申请人所提交的证据多为其“evernote”软件相关宣传使用证据，不足以证明在早于被异议商标申请日，并在被异议商标指定服务所属行业使用其商号有较高知名度。综上所述，尚无充分理由可以认定被异议商标的注册损害了申请人的在先商号权。

  关于焦点问题三，我委认为，修改后《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在被异议商标的申请日之前已经在与被异议商标使用的服务相同或与之相类似的服务上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为使用条件。本案件中，综合申请人提交的在案证据，多为其“evernote”软件相关宣传使用证据，不足以证明在早于被异议商标申请日前，申请人的“evernote”商标在被异议商标指定使用的相同或类似服务上使用并具有一定影响。因此，申请人关于被异议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我委不予支持。