商标评审委员会法务通讯总第52期

日本驰名商标保护制度

日本商标法律制度中亦有驰名商标（well-known mark）与著名商标（famous mark）之分，但与我国相反的是，日本法对“驰名商標”的知名度要求低于“著名商標”。驰名商标是指在特定区域或者为特定人群广泛知晓的商标，特定的人群既可以指终端消费者，也可以指同行业的竞争者；特定区域既可以指日本全国，也可以指一定地域范围。而著名商标一般要求在日本全国众所周知，相应地，对著名商标的保护力度也更强。本文主要介绍日本商标确权程序中对驰名商标的保护。论述中“驰名商标”、“著名商标”指的均是在日本商标法律制度语境中的概念。

一、保护制度概述

（一）日本对驰名商标和著名商标的主动保护，主要体现在对商标进行审查时，审查员可以直接引用驰名商标数据库中的商标驳回申请商标；被动保护主要体现在驰名商标所有人可以在异议或无效程序中要求认定驰名商标并宣告系争商标无效。

（二）审查员判断是否适用日本商标法相关条款时，对日本国内驰名商标，将检索 “日本驰名商标”数据库；对日本国外驰名商标，将检索德国、法国、意大利等国商标主管机关提供给日本特许厅的驰名商标名单。

“日本驰名商标”数据库由日本特许厅公布在IPDL工业产权数字图书馆上，其基本数据为《日本有名商标集》所收录的日本驰名商标，还包括日本特许厅审判部门或法院在个案中认定的驰名商标，以及防御商标。“日本驰名商标”数据库公布的名单，可适用于商标审查、商标异议或无效等案件的审理以及相关商标案件在法院的审理中；名单的公布也便于其他人查询，以避免使用或申请注册与驰名商标近似的商标。

（三）对未注册驰名商标的保护主要体现在排除他人注册、自己使用权利的确保两方面。排除他人的注册包括：依据《日本商标法》第四条第一款第（10）、（15）、（19）项，第四十三条之二，第四十六条，第五十一条、第五十二条之二、第五十三条，在针对他人商标的审查、异议、无效、撤销程序中保护驰名商标，并且，在无效程序中，对他人以不正当竞争为目的的商标注册不受五年争议时限的限制。自己使用权利的确保包括：依据《日本商标法》第三十二条、第三十三条、第六十条，在他人商标注册申请前，已在相同类似商品上使用相同近似商标并使得消费者广为知晓的，只要并非出于不正当竞争的目的，则可以继续使用，其业务承继者亦可继续使用；或者对他人商标启动无效程序即使过了五年期限，未注册驰名商标的所有人仍然可以依据在先使用权继续使用自己的商标。

（四）对已经注册的驰名商标的保护，除前述外，还包括依据《日本商标法》第四条第一款第（11）项，对他人注册的排除；依据《日本商标法》第二十五条、第三十七条，对他人使用的排除。这些条款规定普遍适用于对已注册商标的保护，但如果涉及到的注册商标已达驰名程度时，在适用标准的把握上可能会更加注重商标知名度等市场实际状况。

（五）对已经注册的著名商标的保护，除前述外，还包括防御商标制度，相关法条包括《日本商标法》第六十四条、第六十七条、第四条第一款第（12）项等。

二、主要法条和具体概念

《日本商标法》第四条第一款第（10）项规定，与他人在相同或者类似商品上驰名的商标相同或者近似的商标不得注册，该条款主要体现的是对未注册驰名商标在类似商品上的保护。第四条第一款第（15）项规定，易导致与他人商品或者服务发生混淆的商标不得注册，此处的“混淆”不仅指一般意义上的直接混淆，还包括对商品或者服务的来源之间是否有经济上或组织上的关联的间接混淆；因此其保护范围不限于类似商品，而跨及可能导致混淆的其他商品或服务类别；保护的对象既包括未注册驰名商标，也包括已注册驰名商标。第四条第一款第（19）项规定，不得基于不正当目的使用与他人在日本或者国外驰名的商标相同或者近似的商标，该条款的重点不在于混淆而在于“不正当目的”，如要挟外国驰名商标所有人购买商标、阻止其进入日本市场，强迫签订经销协议，以及淡化或者丑化驰名商标等等；该条款对驰名商标的保护不限于日本驰名商标，也包括国外驰名商标；与第十五项相近的是，该条款对商品或者服务的类别没有限制，对驰名商标是否注册没有限制。

（一）《日本商标法》第四条第一款第（10）项

 此项规定：“与他人在相同或者类似的商品或服务上，已在消费者中广为知晓的商标相同或者近似的商标”，不得注册。该条款与我国商标法第十三条第一款相近，主要体现的是对未注册驰名商标在类似商品上的保护。

“为消费者广为知晓的商标”中的“消费者”不仅指最终消费者，也包括经营者，例如原材料、半加工品、零件等类型的商品主要是在同是专家的经营者间进行交易，即“消费者”的概念与我国商标法律理论与实践中“相关公众”的概念相近。“广为知晓”不仅指日本全国，也包括在一定地域内，如附近多个县（日本的“县”类似于我国“省”的行政区域划分）范围内。这种知名情况在程度上的差别也就是日本驰名商标与著名商标的主要区别之一。

“广为知晓”的证明方法和判断与我国认定驰名商标的标准相近，但值得指出的是，在日本特许厅的《商标审查指南》和《商标审查基准》中，明确“广为知晓”的证明方法和判断适用“使用获得显著性”的标准，而在我国的商标审查实践中，关于“使用获得显著性”的判断标准比较笼统，主要考察个案具体情况，更从未明确要求达到驰名商标的公众知晓程度。

具体而言，需要考察的因素主要包括：

1、商标在商品或服务上实际使用的情况，对于交易形态较为特殊的商品，如医疗医药类商品，一般在特定的市场流通，就要充分考虑那类商品交易的实际情况；

2、商标开始使用的时间、持续期间、地域范围；

3、生产、销售的规模等情况，包括产量、地域范围、销售量、店铺数量等；

4、广告宣传的形式、频次及内容；

5、在报纸、行业刊物、互联网等媒体上的见报率及内容；

6、关于消费者知晓程度的问卷调查结果。

上述因素，可以通过如下形式的证据材料予以证明：

(1)印刷品材料，如关于商标广告宣传的简报、杂志、目录、宣传页等；

(2) 发票、交货单、订货单、账单、收据、账簿等；

(3) 展示商标实际使用情况的照片；

(4) 广告商、媒体经营者、出版商、发行人等出具的证明；

(5) 商会、同行业者或消费者出具的证明；

(6) 公共机构如地方公共团体、驻日使馆、工商团体等出具的证明；

(7) 报纸、行业刊物、互联网等媒体上的文章；

(8) 关于消费者知晓程度的问卷调查结果报告，问卷调查的客观性应参考调查实施方、调查方法、接受调查方等方面的情况综合判断。

对于国外商标在日本的驰名情况，如有相应证据材料，还需全面审查反映商标是否在国外驰名、商品或服务向多国出口的证据材料。

（二）《日本商标法》第四条第一款第（15）项

 此项规定：“可能与他人业务有关的商品或服务发生混淆的商标”，不得注册。该条款的核心概念是“混淆”，指的是广义混同的可能性，即有可能被误认为商品或服务的来源之间，有所谓总分公司和系列公司等密切关系，或是与使用相同近似商标的商品化事业集团之间有其它从属关系等情况。该条款的立法目的之一是为了防止无偿借用（FREE RIDE）驰名商标的知名度和声誉，保护范围不限于类似商品，也跨及可能导致混淆的其他商品或服务类别；保护的对象既包括未注册驰名商标，也包括已注册驰名商标。该条款的法律规定，在我国商标法中，没有完全对应的条款，某些情况下，涵盖了我国商标法第十三条第二款或者第三十一条后半段所适用的情形。

关于如何判断“混淆的可能性”，需要综合考虑以下因素：

 1、该商标为人所知的程度，如广告宣传的深度和广度等情况，但并不要求该商标达至全国皆广为知晓的程度；

2、该商标是否具有独创性；

3、该商标是否属于公司主商标；

4、驰名商标所有人多元化经营的可能性；

5、商品、服务间的关联程度。

这些判断的准则，与我委在争议和异议复审案件的个案审理中，对具有一定独创性且有一定知名度的商标，被他人在关联商品上恶意抢先注册时，适当突破《类似商品与服务区分表》所采用的处理原则，在理念上是相通的。

（三）《日本商标法》第四条第一款第（19）项

 此项规定：“与他人在日本国内或外国消费者间已广为知晓的商标相同或近似的商标，出于不正当的目的而使用的”，不得注册，该条款的核心概念是“不正当目的”，包括以获取不正当的利益为目的，以对他人驰名商标造成损害为目的，或者其他不正当目的。

本条款的渊源。这一条款是在1996年日本部分修订商标法时新增的，此前，处理类似情况，日本特许厅多适用《日本商标法》第四条第一款第（7）项，即“可能损害公共秩序或善良风俗”的商标不得注册。出于不正当的目的使用与国外驰名商标相同或近似商标的情形，通常会被认为与国际信义相悖，有害于公序良俗。

但日本在上世纪八十年代也曾大量出现日本企业将他人在国外驰名的商标在日本申请注册的情形，甚至某些日本大公司为了阻止外国驰名商标进入日本国内市场也如法炮制，结合当时日本所处的经济发展阶段和在世界经济中的上升之势，这种现象频频被指责为一种所谓的“非关税壁垒”，导致日本和其他国家的国际贸易摩擦不断；这些日本顶尖大企业的经营道德和商业伦理也饱受诟病，进而损害了日本整体的国家形象。对此问题，日本特许厅认识到不仅要从审查基准层面主动出击，在现有法律框架内对不当注册外国商标的行为，适用审查标准更为严格；更把这个问题上升到了会动摇日本商标法律制度根基的层面，需要对日本商标法进行修订。同时，日本商标也屡屡在其他亚洲国家被仿冒或复制，也使日本政府在对本国驰名商标海外保护问题上体会到切肤之痛。因此，为了使日本商标法律制度的运用和发展更为顺畅，也为了致力于提升日本国家的国际信义形象，促使日本政府部分修正了商标法，在商标法的架构下，对国内外驰名商标、著名商标，以“制止不正当竞争”为核心施予保护。

2、本条款所体现出的保护水平。本条款对驰名商标保护的水平，高于我国目前驰名商标保护的水平。一方面，“对他人驰名商标造成损害”，依据日本特许厅编写的《工业所有权法逐条解说》，具体指的就是淡化，包括弱化或丑化，例如无论在何种商品或服务上申请注册与他人驰名商标相同或近似的商标，即便并不会造成消费者的混淆，但意图造成他人驰名商标丧失指示商品或服务来源的功能（即弱化），或损害该驰名商标所代表的声誉（即丑化）。另一方面，对驰名商标的保护，不限于日本境内的驰名商标，也包括“在外国消费者间已广为知晓的”商标。审查员的主要参考依据就是德国、法国、意大利等国商标主管机关提供给日本特许厅的驰名商标名单，此外，还应充分考虑在日本国外使用、但通过日本国内的报道，在国内需求者间广为知晓的情况，以及该国外驰名商标商品向多个国家出口等事实依据。

3、本条款的主要适用情形。本条款的目标，特别是为了消除下列商标注册情形；

（1) 将他人在国外广为知晓但尚未在日本注册的商标，以相同或近似的形式抢先注册，意图高价转让其注册商标权；

（2) 申请商标注册，意图阻止国外商标进入日本市场，或胁迫国外商标所有人签订在日本市场的代理协议；

（3) 申请注册与日本国内著名商标相同或近似的商标，即使并不易引起商品来源的混淆，但可能减损他人著名商标指示商品或服务来源的功能，或损害他人商标声誉的；

（4) 其他基于不正当目的、违背善意的与日本国内外广为知晓的商标相同或近似的商标申请注册行为。

4、“不正当目的”的判定。应充分考察下列证据材料作出判断：

(1) 证明驰名商标被消费者广泛认知的证据材料，如商标使用的时间、地域范围等方面的情况；

(2) 证明驰名商标由臆造词汇或独特要素构成的证据材料；

(3) 证明驰名商标所有人有进入日本市场具体计划的证据材料，如向日本出口的情况、在日本的销售情况等；

(4) 证明驰名商标所有人在近期有业务拓展计划的证据材料，如经营领域行业范围的拓展或地域范围的拓展；

(5) 证明存在系争商标申请人胁迫驰名商标所有人受让商标或签订代理协议等行为的证据材料；

(6) 证明系争商标如投入使用，将减损驰名商标信誉、声誉或对消费者吸引力的证据材料；

但鉴于“不正当目的”是一种人的内心动机，需要审查员通过外部客观事实作出判定，因此，即使没有上述要求的证据材料，如果商标注册申请同时符合下列两种情形，则也难谓系争商标与他人驰名商标或著名商标的相同纯属巧合，即可以推定系争商标的注册申请具有不正当目的： 

(1) 商标与外国（一国或多国）驰名商标或日本著名商标相同或高度近似；

(2) 上述外国驰名商标或日本著名商标由臆造词汇构成或包含有非常独特的构成要素。

在此情形下，系争商标将被视为是对他人驰名商标或著名商标未经许可基于不正当目的的“复制”。此外，鉴于该条款与第四条第一款第（7）项关于公序良俗的规定在法律适用上有一定的承继关系，对于外国驰名商标，如果所在国政府认为系争商标的注册申请有悖于国际信义，审查员应给予充分重视。

（四）《日本商标法》第四条第一款第（11）项

 此项规定：“与他人在相同或类似商品或服务上已在先申请的商标相同或近似的”商标，不得注册，该条款与我国商标法第二十八、二十九条相近，并非针对驰名商标保护的特别条款。但是，如果驰名商标为在后申请，即使与他人在先申请的商标在形、音、义等方面近似，还应全面衡量其他方面的因素，如果两商标可以区分，则不适用该条款驳回在后驰名商标的注册申请。这与我委在商标近似判断问题上的思路是一致的，即商标标识本身的形、音、义、整体效果及主要部分是判断的基础，但当有市场实际情形可参考时，还应综合考察相关公众实际感受商标的方式、商标在市场上的认知程度等市场实际状态。

（五）其他条款的适用

除上述介绍的各条款适用要件和主要概念外，在具体条款的选择上，还可以参考如下准则：

1、 商标如与他人在相同或类似商品上已经注册的驰名商标近似，适用第四条第一款第（11）项的规定；

2 、尽管商标与他人驰名商标不近似或商标近似但指定使用的商品或服务有别，但如果商标易导致对商品或服务来源的混淆，适用第四条第一款第（15）项的规定；

3 、商标如与他人驰名商标近似，即使并不易导致商品或服务来源的混淆，但如出于不正当目的而使用，适用第四条第一款第（19）项的规定。

三、防御商标

1996年日本部分修订商标法时，在新增上述第四条第一款第（19）项等条款的同时，废除了联合商标制度，但保留了防御商标制度。

防御商标，简言之，就是将与驰名商标相同的商标注册于非类似商品上，旨在扩大商标专用权的范围，保护驰名商标。这一制度是日本1959年商标法中学习英国的商标保护制度而引入的，但目前，英国及多数英联邦国家已经废除了这一制度。1996年日本部分修订商标法时，这一制度的存废也颇多争议。因为，申请注册防御商标，只能限于“同一”商标，而不包括与驰名商标近似的商标，这使得防御商标在制度适用上有其先天的限制；同时，该驰名商标在知名度的要求上应在日本全国范围内长期以来众所周知，即日本商标制度中“著名”商标的概念。而在1996年商标法保护驰名商标的法条内容已日臻充实和完善的情况下，加之日本的《不正当竞争防止法》也加强了对著名商标的保护，防御商标制度的利用价值显著降低了，而且在实践层面也有一些现实的弊端。但鉴于日本《不正当竞争防止法》对著名商标的保护，缺少预防遏止商标侵权行为的刑事罚则，亦不能依照关税法令规定在海关制止进口，因此，权衡之下，防御商标制度得以保留。

防御商标注册的要件为：已经注册的著名商标，如果他人在非类似的商品或服务上使用相同商标，可能产生混淆，则著名商标所有人可以在这些非类似的商品或服务项目上，以相同的标识作为防御商标申请注册。

关于“混淆的可能性”，审查的重点在于防止不正当竞争，主商标（即作为防御商标注册基础的著名商标）越知名，防御商标可以注册的商品或服务范围就越广。就法律概念而言，日本商标法第六十四条关于防御商标规定中“混淆的可能性”，与第四条第一款第（15）项中“混淆的可能性”所指的范畴是相同的，即依据同一法律，如果他人商标在非类似商品或服务上的注册申请不构成第四条第一款第（15）项所指情形，则防御商标在这些商品或服务类别上的注册申请也难以获准注册。日本《商标审查基准》和《商标审查指南》指出，基于第四条第一款第（15）项对驰名商标的保护，在理念上和程序上都应依据具体经济情势灵活把握，基于第六十四条防御商标的注册性问题亦应如此。混淆可能性的范围应理解为尽可能的广泛，还应充分考虑或引入消费者的感受。

对于防御商标的可注册性，即“混淆的可能性”，应充分考虑主商标的知名度和行业领域的相关性，现有的商品和服务国际分类应重新整合为若干大的行业部门（如化学、机械、纺织、杂货、食品、服务），并在此基础上比较防御商标指定使用的商品或服务与主商标的商品或服务是否属于相同的行业部门。如非类似商品，但考虑生产者、销售者、销售途径、原材料、用途等方面因素，通常会被认为来源于同一企业；或者非类似服务，但考虑服务的提供者、服务的内容、服务所需物品等方面因素，通常会被认为来源于同一企业；以及商品或服务的来源通常会被视为与主商标所有人密切相关的其他情形，则在这些商品或服务项目上，防御商标具有可注册性。

四、联合商标

1996年日本部分修订商标法时，经权衡利弊，废除了联合商标制度。联合商标是将与注册商标近似的商标注册于相同或类似商品上而形成的相互联系的商标，使商标所有人拥有几个相近似的商标，其目的在于扩大注册商标的专用权，以积极的手段防止自己的商标被他人影射、仿冒。联合商标制度虽可形成系列产品，拉开商品层次，提高商品的知名度，但在实践中也可能被不正当的利用，导致“库存商标”有增无减，闲置商标数量增多。因为在联合商标制度中，对其中一个商标的使用可视为对其他商标的使用，这样商标权人对其他商标的专有权就不至由于商标不使用而被撤销。另外，联合商标审查事项繁琐，也加重了商标审查的工作量。而1996年《商标法》修正的一个重点，就是对于闲置商标的防范措施，因此废除了联合商标制度。此后，驰名商标所有人要申请与其注册商标近似的商标，只能按一般商标注册申请的方式办理。

五、《日本有名商标集》

如前所述，审查员判断是否适用日本商标法相关条款时，对日本国内驰名商标，将检索 “日本驰名商标”数据库，其基本数据就是《日本有名商标集》所收录的日本驰名商标，而在我委审理涉及日本当事人的商标案件中，当事人也往往提交《日本有名商标集》的相关内容作为证据，以证明其商标在日本的知名度。

《日本有名商标集》由AIPPI JAPAN国际保护知识产权协会日本分会编订，日本特许厅提供建议与协作，现在最新是第三版。《日本有名商标集》所收录的商标，所有人一般只限于日本企业，并且已经在日本特许厅注册或提出注册申请。认定一般应商标所有人的请求而启动，需要提供的证据主要包括：商品或服务的销售数字（国内产量、销售量、市场份额，等）、销售持续时间、在日本国内外广告宣传的规模等情况、出口情况、国外注册情况、防御商标注册情况、涉及驰名商标认定的相关案件在特许厅审判或法院裁决的情况，等等。